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功能性限定特征的解释之争

[来源:上海发明协会] [日期:2010-07-07]

 马晓亚(国家知识产权局专利审查协作中心)

    对于功能性限定特征的解释,一直是审查员较难把握的问题,在司法程序中也常常引起分歧。本文的作者是国家知识产权局专利审查协作中心电学处的审查员,在北京市第一中级人民法院知识产权庭担任陪审工作时,遇到了这一突出问题,有感而发,撰写本文,希望引起业内的重视和思考。

    案情简介
  无效宣告请求人A公司向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称复审委)提出无效宣告请求,请求宣告B公司的某项发明专利无效,其无效理由为,权利要求1相对于所提供的对比文件不符合专利法第二十二条第二、三款所规定的新颖性和创造性要求,以及权利要求1不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定等。
   该发明专利的权利要求1为“一种电池外壳的制造方法”,其特征包括以下步骤。
  (1)制备预定长度的管通;
  (2)用模具把所述管通向两边拉伸至所要求形状的筒形;
  (3)……
  (4)所述模具包括斜楔型上模和下模;
  (5)所述下模主要由斜楔型滑块和限位装置组成。
   其中,双方当事人对权利要求1中所述功能性技术特征“限位装置”的含义有不同的理解。请求人认为,限位装置是限定电池外壳尺寸的装置;被请求人认为,限位装置是限定下模块的极限位置的装置。
    复审委经审查认为,如果在无效宣告请求程序中,双方当事人对权利要求中采用功能性方式限定的一个部件的理解产生歧义,但从专利说明书公开的全部内容中,仅能得到该部件唯一的一种具体结构实施方式,则根据专利法第五十六条第一款的规定应当将权利要求中该部件解释为具有该具体结构的部件。即将权利要求1中所述“限位装置”理解为“具有U形结构的固定结构,该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。合议组在此解释的基础上,认为如果一项权利要求的技术方案采用了具有特定结构的部件,而该部件并未被对比文件中任何一个技术方案完全公开,且该特定结构不能从对比文件中毫无疑义地导出,同时也不是惯用手段的直接置换,则该权利要求所限定的技术方案具有新颖性。如果该特定结构的部件与现有技术相比是非显而易见的,且产生了有益的技术效果,则具有该部件的整体技术方案具有创造性。因此,维持专利权有效。
    无效宣告请求人不服复审委的决定,在法定期限内提起行政诉讼。一审法院认为,根据审查指南的规定,对于权利要求中的功能性特征,如果在权利要求中的记载是清楚的,应当将其理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于限位装置,应当理解为所有能够实现限定下滑块的运动极限位置的装置。复审委将权利要求1中的“限位装置”解释为U型固定结构,已经超出了以说明书和附图解释权利要求的范围,而属于以说明书及附图限定权利要求。由于该上位的功能性限定的装置被对比文件中所披露的具体限位结构所公开,因此,权利要求不具有新颖性。因此,撤销被告复审委作出的审查决定。
    被告复审委、第三人B公司不服一审法院判决,于法定期限内提起上诉。二审法院认为,对于权利要求中功能性限定特征的解释,应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制,不应当解释为覆盖了能够实行该功能的任何方式。本专利说明书中载明了在将椭圆通制成方通时所用的模具和成形情况,附图中记载的“限位装置”的形状就是“U型结构的固定结构”。由于对比文件中公开的是“滑动凸轮”不是“U型结构的固定结构”,因此,本专利权利要求1具有新颖性。因此,认定一审法院的上述解释无事实和法律依据,判决撤销一审法院的判决,发回重审。据悉,上诉人(无效请求人)已向最高人民法院申请启动再审程序并已受理。

    案例评析
    该案历经几个程序,之所以会产生不同的审查、审判结果,争议的焦点在于,对于权利要求中所包含的功能性限定特征的解释,应不应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制,是否应当理解为覆盖了所有能够实现该功能的实施方式。值得关注的是,本案绝不仅仅只是一个特例,在司法实践中,对于功能性限定特征的解释一直都存在比较大的分歧。
    笔者认为,当功能性限定的技术特征经过审查员审查被允许存在于权利要求当中,在确定该权利要求的保护范围时,对其是应当作出覆盖了所有能够实现该功能的实施方式的“一般解释”,还是应当作出受专利说明书以及附图中记载的实现该功能的具体方式限制的“具体解释”,主要看哪一种解释方式更能够公平、合理地平衡好专利权人和社会公众(包括被控侵权人)之间的利益关系。专利权作为一种知识产权,其法律效力不仅及于专利权人本身,对于社会公众也具有一定的约束力。正确确定专利权的保护范围是在受保护的专利技术与可以自由使用的技术之间划出一条明确的界限,使公众可以正确的预期和判断自己的哪些行为是合法的,哪些行为可能会侵害别人的权益,从而达到维护正常稳定的社会秩序的目的,因此,专利权的保护范围应当是客观、明确,同时公平、合理的。授予专利权人的权利应当仅限于其所创造的新的技术方案,不能将已进入公有领域的为社会公众所享有的技术或者尚未进入公有领域但为他人所享有的专利技术也一概划入专利权人的权利范围之内,同时,专利申请一旦授权并向社会公告后,并不能由于专利权人和社会公众的主观认识而发生变化。
  从上述两方面来看,对于功能性限定特征,笔者认为,如果一概将其理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式,不够公平、客观。因为,如果采用上述解释,从理论上来说就包括了无穷种可能实施的方式,就会将一些并不属于专利权人创造的实施方式也囊括之中,可能包括被控侵权人所使用的某些种特定实施方式,即使这些实施方式与专利权人的实施方式有着本质的不同,按照上述解释也会被“一网打尽”,对于被控侵权人来说显失公平,也不利于社会公众对新的实施方式做出任何尝试,阻碍了技术的进步。尤其是在目前国外发明专利申请仍处于相对优势的情形之下,采用这种“一般解释”势必会对国内专利申请人的利益产生一定影响,特别在电学这一类普遍使用功能性限定特征的领域。
  此外,采用上述做法还可能会产生专利申请人滥用功能性特征的弊端,对审查工作带来一定的麻烦。尽管审查指南第二部分第二章3.2.1节中对功能性限定的审查给出了原则性的指导,但在实际操作过程中,由于不同审查员对于所属领域技术把握的程度以及审查尺度的不同,往往造成审查标准的不统一。那么,如果对功能性限定特征作出“具体解释”,是否会对专利权人造成利益损失呢?答案是否定的,因为,在确定专利权的保护范围时,法律上设定有等同原则作为确保专利权的保护范围不至于严格限定(即过窄)的保障,在用说明书和附图具体解释该功能性特征的基础上,公平扩大到与该技术特征相等同的特征所确定的保护范围,进而划分出一个与专利权人自身所作出的贡献相适应的保护范围,这样就不会将那些已进入公有领域的为社会公众所享有的技术以及尚未进入公有领域为他人所享有的专有技术覆盖进去,在不妨碍他人利益的同时,合理地维护了专利权人自身的合法权利。
    综上分析,笔者比较倾向于案例中复审委和二审法院的观点。该种观点没有生硬套用法条法规,较为公平、合理地平衡了专利权人和社会公众之间的利益关系,更加符合专利法的立法精神。同时,笔者建议删除审查指南中“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实现方式”的表述。权利要求中并不禁止使用功能性限定的特征,但是,对其解释可以借鉴美国等国的做法,在用说明书以及附图对其作出“具体解释”,在此基础上扩大到相等同的特征所确定的保护范围,尽量将因撰写方式和审查标准的不同而导致权利要求保护范围不同的因素排除在外。
    笔者呼吁,功能性限定特征的解释问题应当引起知识产权领域足够的重视,希望各方面积极沟通,认真研究,尽早达成共识,统一立场,以免给当事人造成困惑,甚至诉累。同时,笔者还建议,在目前状况之下,在专利行政审查程序中,审查员仍应按照审查指南中的有关规定对功能性限定特征进行严格审查,把好授权关。如果不能明了此功能,还应采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者有理由怀疑功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当坚决地提出质询意见,不要放宽要求,尤其是对于说明书中仅给出一个具体实施例的情况。一般应当在权利要求中作出具体限定,以便从源头上制止将“不合格”的功能性限定特征带入权利要求当中。

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